특허출원을 원하는 출원인(발명인)은 특허출원을 신청하기전에 자신의 발명의 특허로 인한 상업적 가치와 기술내용이 이미 공개된 기술, 제품, 또는 특허와 현저히 다른지, 다시 말해서 발명의 특허출원 가능성을 알아보셔야 합니다.
그 이유는 특허출원하여 등록하기까지의 시간이 많이 들고 비용도 상당히 많이 들기 때문입니다.
우선으로, 특정발명의 미국 특허출원과 등록의 절차를 간단히 말씀드리면 다음과 같은 순서로 진행됩니다.
1.특허성 조사 (Patentability Searches or Prior Art Searches)
2.특허출원 준비와 신청 (Preparation and Filing)
3.특허 심사 (Prosecution)
4.특허등록 또는 거절 (Issue or Rejection)
발명인이 특정발명의 특허출원을 미국특허변호사(US registered patent attorney)를 통하여 하실 경우, 우선으로 특허출원신청을 하기전에 특허성 조사(Patentability Searches)를 실시합니다.
특허성 조사는 일반적으로 선행기술조사(Prior Art Searches)라고 말하며, 이 조사는 특정발명이 특허를 받을 수 있는 주제인지, 유용한지, 신규성이 있는지, 진보성이 있는지를 판단하는 것입니다.
특허성조사를 통하여 이전 특허와 선행기술이 존재하는지를 조사하여 특정발명의 특허출원 가능성을 판단하고 출원신청여부를 결정하므로 특허출원이 거절되더라도 돌려받지 못하는 출원(신청)비와 특허출원 준비을 위한 변호사 비용을 아낄수 있습니다.
특허출원 가능성이 있다고 판단되면 다음으로 특허출원 준비와 신청을 해야합니다. 특허출원 신청시에는 특허출원서(발명자의 발명 선언서), 명세서(요약서 포함), 도면, 신청접수비를 함께 제출해야 합니다. 일부라도 제출하지 않으면 반려 또는 보정 사유가 됩니다. 명세서는 발명의 명칭, 기술 분야, 배경 기술, 해결 과제, 해결 수단, 발명의 효과, 도면의 간단한 설명, 발명의 구체적인 설명, 부호의 설명, 특허청구(항)범위를 포함합니다.
여기서 가장 중요한 것이 특허청구(항)범위로, 특허청구범위는 후에 특허권이 등록되었을 때 권리 범위를 확정하는 기준이 되는 부분으로 작성 방법은 법정화 되어 있어 청구범위 작성 방법에 위배된 경우에는 특허출원이 거절됩니다. 또한 특허청구범위 작성에 있어서 지나치게 좁게 작성하면 권리 범위가 협소해지고, 지나치게 넓게 작성하면 신규성 또는 진보성 위반에 걸린 위험이 있으므로 작성시 세심한 주의와 기술이 요구됩니다.
특허출원을 신청한 다음에는, 미국 특허청의 심사관(Examiner)이 상기 제출된 특허출원서, 명세서, 도면 등을 가지고 특허 등록 여부를 심사하게 됩니다. 심사시에는 신규성, 진보성, 확대된 선원주의, 선출원주의 위반 여부, 외국인 권리 능력 유무, 무권리자 출원, 공동출원, 기재불비, 위반여부, 분할출원, 변경출원 규정 위반 여부 등을 검토하고 문제가 되는 경우는 거절이유를 통지합니다.
여기서 기재불비는 특허청구범위 또는 명세서 작성에 있어서 특허법 규정에 맞게 작성되었는지 여부를 판단하는 것을 말합니다.
심사관이 상기와 같은 문제가 있어서 특허거절이유통지를 통보하면 그 통지의 내용에 따라서 의견서(Amendment) 제출, 청구항의 보정 등의 조치를 취해야 합니다.
마지막으로, 특허 심사가 완료되어 상술한 등록 요건을 다 갖춘 경우에는 특허결정통지(Notice of Allowance)가 나오고 여기에 특허등록료(Issue Fee)를 납부하면 특허권이 설정등록 됨과 동시에 특허권이 발생됩니다.
특허 등록료를 법적으로 정해진 일정 기간안에 납부하지 않으면 특허등록을 포기한것으로 간주됩니다. 한편으로, 등록요건을 다 갖추지 못해서 특허등록이 거절된 경우, 즉 특허거절결정서가 나온 경우에는 재심사 청구, 거절결정불복심판, 미연방 법원의 제소 등의 절차를 거쳐서 심사 결과에 대해서 다뤄볼 수는 있으나 각 절차마다 추가 비용이 듭니다.
조금이라마 도움이 되셨기 바랍니다. 혹, 독자 분들께서 미국특허에 관하여 알고 싶으신 법률이 있으면 주저 마시고 [email protected] 으로 문의해 주십시요. 다음에 쓸 칼럼에 반영하겠습니다. 감사합니다.
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????? : 변호사
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