독자 여러분 안녕하세요. SONG LAW FIRM의 송동호 변호사입니다.

이번 칼럼에는 트레이드 드레스가 미 연방법의 보호를 받으려면 어떤 조건들이 요구되는지에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.

우선적으로, 트레이드 드레스는 기능성이 포함되어서는 안 됩니다. 여기서 말하는 기능성은 두 가지 의미로 나누어 집니다. 첫째는 사실상의 기능성으로 제품 또는 제품포장이 의도된 목적이나 기능을 달성하기 위하여 만들어진 것을 의미합니다. 둘째는

법률상의 기능성으로, 경쟁사들이 효과적으로 서로경쟁하기 위하여 한 회사의 트레이드 드레스의 사용이 불가피한 경우를 의미합니다. 다시 말하면, 한 특정한 제품의 트레이드 드레스가 제품의 목적과 사용을 위해 필요하거나 그 제품의 품질과 비용에 영향을 미치거나, 혹은 그 트레이드 드레스의 독점적 사용이 경쟁사들에게 그들의 명성과는 관계가 없는 다른 상당한 불이익을 초래하게 되다면, 그 트레이드 드레스는 법률상의 기능성을 가지고 있는 것으로 간주 합니다.

이러한 트레이드 드레스 법적 보호의 기능성의 관한 제한은 경쟁적인 공평성을 바탕으로 하고 있습니다. 이 경쟁적인 공평성에는 시각적인 바람직성을 포함합니다. 예를 들면, 검정색의 선외 (선체 바깥쪽) 모터에서 검정색이 트레이드 드레스라고 할 때 검정색의 색깔 그 자체로는 그 모터는 만드는 비용이나 모터의 품질이나 성능에는 전혀 영향을 미치지 않으나, 검정색의 선외 모터는 많은 다른 선박이나 보트의 색채의 배합에 관하여 호환(양립)성이 뛰어나고, 검정색이 모터를 작게 보이게 하는 역할을 하여 경쟁사들이 검정색의 모터를 안 쓸 경우에는 효과적으로 경쟁 할 수 있는 능력이 저하되므로 법적인 기능성 제한의 이유로 법적 보호가 안 되기도 합니다.

다음으로는, 트레이드 드레스는 특수성 (distinctiveness)이 있어야 합니다. 트레이드 드레스가 특수성을 갖게 되는 데에는 두 가지의 이유가 있습니다. 첫째는 트레이드 드레스의 고유의 성질에서 발생한 특수성이고, 둘째는 트레이드 드레스가 제이의 (secondary meaning)로부터 얻어진 특수성입니다.

만약 트레이드 드레스가 독특하면서 기억할 만하고, 개념적으로 제품으로부터 구별되며, 제품의 근원의 지시자의 역할을 한다면 고유적인 특수성은 가진 것으로 간주됩니다.

제이의 (secondary meaning)로부터 얻어진 특수성은 트레이드 드레스가 특수성을 증인들 또는 설문조사를 통한 직접적인 또는 간접적인 증언 및 증거들이 동반되어야 하며, 더불어 트레이드를 시장에서 사용한 기간, 판매수량, 그리고 광고량 등이 고려되어야 합니다.

마지막으로는, 법적 보호를 받고자 하는 트레이드 드레스는 다른 트레이드 드레스와 혼돈을 가져올 가능성 (likelihood of confusion)이 있어서는 안 됩니다. 혼돈을 가져올 가능성은 일반적으로 등록상표 또는 트레이드 드레스 침해 여부를 결정지을 때 사용됩니다. 혼돈을 가져올 가능성의 여부를 결정할 때 원고측의 트레이드 드레스의 명성과 세력, 양측의 트레이드 드레스의 유사성의 정도, 양측의 상품과 서비스의 유사성, 양측의 홍보 수단, 실제 혼돈 존재여부, 피고인의 의도, 그리고 고객의 혼돈 여부의 정도 등을 고려합니다.

조금이나마 도움이 되셨기 바랍니다. 혹, 독자 분들께서 알고 싶으신 법률이 있으면 주저 마시고[email protected]으로 문의해주세요. 다음에 쓸 칼럼에 반영하겠습니다. 감사합니다.